Eine Erfindung muss u. a. neu und erfinderisch sein, um für sie ein Patent erhalten zu können. Insbesondere die Prüfung der erfinderischen Tätigkeit bereitet häufig Schwierigkeiten.
In der vom BGH zu entscheidenden Frage zur erfinderischen Tätigkeit ging es darum, ob eine Erfindung schon dann naheliegt (und es ihr an erfinderischer Tätigkeit fehle), wenn für den Fachmann keine Hinderungsgründe vorlagen, vom Stand der Technik zur patentierten Erfindung zu gelangen.
Der BGH verneinte dies und stellte fest, dass der bekannte Stand der Technik dem Fachmann einen Anlass oder einer Anregung geben müsse, um zu der im Patent vorgeschlagenen Lehre zu gelangen. Mit dieser Entscheidung führt der BGH seine Rechtsprechung fort, wonach für das Naheliegen einer Erfindung stets ein konkreter Anlass vorliegen muss. Auch eine Kombination eines Standes der Technik mit einem weiteren Stand der Technik oder mit dem allgemeinen Wissen eines Fachmanns setzt immer einen Anlass voraus.
Eine Erfindung ist demnach nicht schon deshalb naheliegend, weil ein Fachmann zur Lösung der Erfindung hätte gelangen können, sondern nur dann, wenn er zu dieser Lösung auch gelangt wäre, weil dem Stand der Technik Anregungen für die Erfindung zu entnehmen waren (Could-Would-Test). Der Could-Would-Test wurde bisher vor allem vom Europäischen Patentamt angewandt, um das Naheliegen einer Erfindung zu prüfen. Das Europäische Patentamt, wie auch der BGH, stellen allerdings fest, dass der Could-Would-Test nicht der einzig Maßstab zur Bestimmung der erfinderischen Tätigkeit sein muss.
S. Lange, 24. Mai 2010