Bezahlung statt Freistellung

von: Dr. Hermann-Josef Omsels, (Kommentare: 0)

Bezahlung statt Freistellung

Der Befreiungsanspruch wandelt sich gemäß § 280 Abs. 1 und 3, § 281 Abs. 1 und 2 BGB in einen Zahlungsanspruch um, wenn der Schuldner die Erfüllung dieses Anspruchs ernsthaft und endgültig verweigert. Zinsen auf diesen Zahlungsanspruch können ab dem Tage beansprucht werden, an dem der Schuldner die Erfüllung des Anspruchs ernsthaft und endgültig verweigert. Die Zahlungsverweigerung kann auch erst im Rechtsstreit vor Gericht erfolgen, in dem der Schuldner sich mit sachlichen Argumenten gegen die Freistellungs- oder Zahlungspflicht verteidigt.Kurz und knapp erledigt der BGH mit diesen Worten eine Diskussion, die Rechtsprechung und Literatur seit langem beschäftigt hat und die praktisch von großer Bedeutung war (BGH, Urt. v. 9.7.2015, I ZR 224/13 - Kopfhörer- Kennzeichnung).

Es geht darum, ob der Gläubiger eines Kostenerstattungsanspruchs aus § 12 Abs. 1 S. 2 UWG oder aus einer Geschäftsführung ohne Auftrag vom Schuldner nur Freistellung oder auch Zahlung verlangen kann, obwohl er selber die Rechnung seines Anwalts noch  gar nicht ausgeglichen hat.  Das OLG Hamm hatte sich vor knapp drei Jahren die größte Mühe gegeben, dieses Ergebnis dogmatisch zu begründen (OLG Hamm, Urt. v. 23.10.2012, 4 U 134/12), nachdem das OLG Frankfurt kurz zuvor das gleiche Ergebnis aus § 257 BGB i.V.m. § 250 BGB abgeleitet hatte  (OLG Frankfurt, Urt. v. 23.8.2011, 6 U 49/11). Beide Gerichte konnten aber die Vertreter der Gegenmeinung nicht überzeugen, die u.a. darauf verwiesen, dass der Kostenerstattungsanspruch aus § 12 Abs. 1 S. 2 UWG oder GoA kein Schadenersatzanspruch sei. Wie dem auch sei: Roma locuta, causa finita. weiter...

Wettbewerblicher Leistungsschutz ehemals patentgeschützter Lehren

von: Dr. Hermann-Josef Omsels, (Kommentare: 0)

Wettbewerblicher Leistungsschutz ehemals patentgeschützter Lehren

§ 4 Nr. 9 ist die wohl schwierigste Vorschrift im UWG. Obwohl die Tatbestandsmerkmale seit Jahrzehnten festgezurrt sind und die Definitionen dazu in allen Gerichtsentscheidungen geradezu monoton heruntergeleiert werden, ist die Quote von Aufhebungen und Zurückverweisungen von Berufungsurteilen durch den BGH sehr hoch. Bei den Exzenterzähnen ging es um Vorrichtungen zur Befestigung von Kunststoffrohren und Leitungen für die Elektroinstallation, die mittels einer besonderen, in der Vergangenheit patentgeschützten Stecktechnik unmittelbar in einem Bohrloch verankert werden können (BGH, Urt. v. 22.1.2015, I ZR 107/13 – Exzenterzähne). Den Laien erinnern solche Vorrichtungen an Dübel in Schlaufenform. Im Mittelpunkt der Entscheidung stand die Frage, inwieweit technische Merkmale, die einmal patentrechtlich geschützt waren, zur wettbewerblichen Eigenart beitragen und die Übernahme der Merkmale eine vermeidbare Herkunftstäuschung oder eine Rufausnutzung begründen können.  Im Rahmen der einzelnen Tatbestandsvoraussetzungen führt der BGH dazu aus:

Wettbewerbliche Eigenart: Ein Erzeugnis besitzt bekanntlich wettbewerbliche Eigenart, wenn dessen konkrete Ausgestaltung oder bestimmte Merkmale geeignet sind, die interessierten Verkehrskreise auf seine betriebliche Herkunft oder seine Besonderheiten hinzuweisen. Für die Beurteilung ist der Gesamteindruck des Erzeugnisses maßgebend. Dieser Gesamteindruck kann durch ästhetische oder technische Gestaltungsmerkmale bestimmt oder mitbestimmt werden, auch wenn sie nur in ihrer Kombination geeignet sind, im Verkehr auf die Herkunft des nachgeahmten Erzeugnisses aus einem bestimmten Unternehmen hinzuweisen.

Das ist alles nichts Neues. Ungeklärt war bisher aber, dass vormals als Patent geschützte Merkmale der Ware ebenfalls eine wettbewerbliche Eigenart begründen können. Unter dem Gesichtspunkt, den nach Ablauf eines Sonderrechtsschutzes freien Stand der Technik für den Wettbewerb offenzuhalten, bestehe keine Veranlassung, vom abgelaufenen Sonderrechtsschutz erfasste, technisch bedingte Merkmalen eines Erzeugnisses aus Rechtsgründen von vornherein die Eignung abzusprechen, auf die betriebliche Herkunft oder die Besonderheiten des Erzeugnisses hinzuweisen. Maßgeblich sei vielmehr, ob die konkrete Gestaltung des oder der Merkmale technisch notwendig ist oder durch eine abweichende Gestaltung ersetzt werden könne, die denselben technischen Zweck erfüllt, ohne dass damit Qualitätseinbußen verbunden sind. weiter...

Vermeidbarkeit der Herkunftstäuschung: Durch die Entscheidungen ‚Regalsystem‘ (BGH, Urt. v. 24.1.2013, I ZR 136/11) und ‚Einkaufswagen III‘ (BGH, Urt. v. 17.7.2013, I ZR 21/13) ist der Aspekt der Zumutbarkeit der Vermeidung einer Herkunftstäuschung näher in den Fokus gerückt. Ob und welche Maßnahmen Wettbewerbern zur Verhinderung einer Herkunftstäuschung zugemutet werden können, ist anhand einer umfassenden Interessenabwägung zu beurteilen, heißt es auch in der Exzenterzähne-Entscheidung. Bei dieser Abwägung seien unter anderem das Interesse des Herstellers des Originalerzeugnisses an der Vermeidung einer Herkunftstäuschung, das Interesse der Wettbewerber an der Nutzung nicht unter Sonderrechtsschutz stehender Gestaltungselemente sowie das Interesse der Abnehmer an einem Preis- und Leistungswettbewerb zwischen unterschiedlichen Anbietern zu berücksichtigen.

Die Übernahme von Merkmalen, die mangels Sonderrechtsschutzes dem freizuhaltenden Stand der Technik angehören und unter Berücksichtigung des Gebrauchszwecks, der Verkäuflichkeit der Ware sowie der Verbrauchererwartung der angemessenen Lösung einer technischen Aufgabe dienen, könne grundsätzlich nicht als wettbewerbsrechtlich unlauter angesehen werden. Wettbewerbern sei es regelmäßig nicht zuzumuten, auf eine angemessene technische Lösung zu verzichten, um die Gefahr einer Herkunftstäuschung zu vermeiden. Allerdings könne es ihnen zugemutet werden, dieser Gefahr durch eine (unterscheidende) Kennzeichnung ihrer Produkte entgegenzuwirken.

Bei einer (nahezu) identischen Nachahmung gelte jedoch ein strengerer Maßstab als bei einem geringeren Grad der Übernahme. Bei einer (nahezu) identischen Übernahme könne sich der Nachahmer deshalb grundsätzlich nicht darauf berufen, dass er lediglich eine nicht unter Sonderrechtsschutz stehende angemessene technische Lösung übernommen habe. In solchen Fällen sei es einem Wettbewerber vielmehr regelmäßig zuzumuten, auf eine andere angemessene technische Lösung auszuweichen, wenn er der Gefahr einer Herkunftstäuschung nicht auf andere Weise - etwa durch eine (unterscheidende) Kennzeichnung seiner Produkte - entgegenwirken könne. weiter...

Rufausnutzung: Eine unlautere Rufausnutzung kann auch ohne Täuschung der angesprochenen Verkehrskreise auf einer Anlehnung an die fremde Leistung beruhen, die eine erkennbare Bezugnahme auf den Mitbewerber oder seine Produkte erfordert. Die Frage, ob hierdurch eine Gütevorstellung im Sinne von § 4 Nr. 9 Buchst. b UWG unangemessen ausgenutzt wird, ist im Wege einer Gesamtwürdigung zu beantworten, bei der alle relevanten Umstände des Einzelfalls, insbesondere der Grad der Anlehnung sowie die Stärke des Rufs des nachgeahmten Produkts, zu berücksichtigen sind.

Vor diesem Hintergrund ist die Übernahme von Merkmalen, die dem freizuhaltenden Stand der Technik angehören und der angemessenen Lösung einer technischen Aufgabe dienen, zwar unter dem Gesichtspunkt der Rufausnutzung grundsätzlich nicht unlauter. Auch insoweit gelte jedoch bei einer (nahezu) identischen Nachahmung ebenfalls ein strengerer Maßstab, heißt es in dem Urteil. Würde die Übernahme solcher Merkmale zu einer (nahezu) identischen Nachahmung führen, sei es einem Wettbewerber regelmäßig zuzumuten, auf eine andere angemessene technische Lösung auszuweichen, wenn er einer Rufausnutzung nicht auf andere Weise entgegenwirken könne. So könne ein Wettbewerber, der nach Ablauf eines Patentschutzes des Originalherstellers in dessen Markt eindringe, eine Rufausbeutung etwa dadurch vermeiden, dass er die angesprochenen Verkehrskreise durch eine gegenüber dem Original unterscheidbare Kennzeichnung unmissverständlich darüber informiere, dass sich das nachgeahmte Produkt vom Original unterscheide. weiter...

Fazit: Die einzelnen Merkmale einer patentgeschützten Lösung können einem Produkt nach dem Ablauf des Patentschutzes eine wettbewerbliche Eigenart verleihen, wenn und soweit ihre optische Gestaltung nicht technisch zwingend vom Patent vorgegeben wird. Wettbewerbn ist es in der Regel aber weder unter dem Aspekt der Herkunftstäuschung noch unter dem Aspekt der Rufausbeutung/Rufbeeinträchtigung zuzumuten, nach Ablauf des Patentschutzes auf die vormals patentgeschütze Lehre zurückzugreifen. Soweit der Wettbewerber aber eine fast identische Nachhahmung schafft, muss er die Ware zumindest durch eine Kennzeichnung deutlich vom Original abgrenzen.

Auch im Hinblick auf die Geschäftsführerhaftung enthält die Entscheidung eine Ergänzung. Nach der jüngsten Rechtsprechung haftet der Geschäftsführer eines Unternehmens nur persönlich, wenn er die Handlung selber vorgenommen hat oder wenn sie auf einem Verhalten beruht, das nach seinem äußeren Erscheinungsbild und mangels abweichender Feststellungen dem Geschäftsführer anzulasten ist. Diese Voraussetzung soll bei der Aufnahme des Vertriebs einer neuen Produktpalette und einer neuen Produktgestaltung erfüllt sein. weiter...

Deutschlands Beste Anwälte

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Das Handelsblatt und BestLawyers haben Deutschlands Beste Anwälte 2015 ermittelt. Wie schon in den Jahren zuvor, gehören Prof. Dr. Paul W. Hertin und Dr. Hermann-Josef Omsels dazu.

Deutschlands Beste Anwälte werden von Rechts- und Patentananwälten gewählt, denen die schlichte Frage vorgelegt wird, welchem Kollegen sie einen Fall anvertrauen würden, den sie selber nicht übernehmen können. Dabei wird ihnen eine Liste von Rechts- und Patentanwälten vorgelegt, die sie Person für Person mit 1 bis 5 Punkten bewerten oder unbewertet lassen können, wenn sie die Leistung der Person nicht einschätzen können. 

Ein Rechts- oder Patentanwalt wird in einer bestimmten Region Best Lawyers of the Year, wobei der Titel jedes Jahr an eine andere Pwerson geht. 2012 war Dr. Hermann-Josef Omsels Lawyer of the Year für Intellectual Property im Bereich Berlin und Ostdeutschland.

Behinderung des Keyword-Advertisings durch Kennzeichenrechte

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Behinderung des Keyword-Advertisings durch Kennzeichenrechte

Google und andere Anbieter von Keyword-Anzeigen ermöglichen es Markenartikelherstellern, präventiv gegen Markenverletzungen vorzugehen, indem sie ihre Marke auf eine Schwarze Liste von Kennzeichen setzen lassen, die von anderen nicht als Keyword verwendet werden dürfen. Diese Praxis führt natürlich dazu, dass die Verwendung des Kennzeichens auch unter Voraussetzungen nicht möglich ist, in denen sie rechtlich zulässig wäre. Google et. al. verweisen den Werbeinteressent in diesen Fällen auf den Markeninhaber. Die Sperre wird von ihnen nur aufgehoben, wenn der Werbeinteressent eine Zustimmung des Kennzeichenrechtsinhabers in die Verwendung des geschützten Kennzeichens als Keyword vorlegen kann. Es war nur eine Frage der Zeit, dass diese Praxis ihren Weg zum BGH finden würde. Denn immerhin wird der Keyword-Werbende dadurch an der legalen Nutzung fremder Kennzeichen gehindert und muss sich der Mühe unterziehen, den Markenartikelhersteller die Sach- und Rechtslage zu erläutern und um seine Zustimmung zu bitten. Diese Zustimmung möchte der Markeninhaber in der Regel aber nur erteilen, wenn er ein eigenes Interesse an der Verwendung des Keywords durch den Drittunternehmer hat. Wenn er daran kein Interesse hat oder die Verwendung der Marke als Keyword seinem Interesse sogar zuwiderläuft, wird er keine Veranlassung sehen, der Nutzung als Keyword zuzustimmen. Die Kombination von Schwarzer Liste und Verweigerung der Zustimmung in die Nutzung einer Marke als Keyword führt allerdings dann dazu, dass der faktische

Schutzbereich der Marke über den rechtlichen Schutzbereich hinaus erweitert wird.

Dass der BGH diese Ausweitung des faktischen Schutzbereichs nicht tolerieren würde, war zu erwarten (BGH, Urt. v. 12.3.2015, I ZR 188/13 - Uhrenankauf im Internet). Immerhin sind die Gerichte traditionell streng, wenn Inhaber von immateriellen Ausschließlichkeitsrechten Dritte außerhalb des Schutzbereichs der Ausschließlichkeitsrechte in Anspruch nehmen. In diesem Zusammenhang sei nur an die Rechtsprechung zur unberechtigten Schutzrechtsverwarnung erinnert.

Allerdings setzt der BGH bei der Annahme einer gezielten Behinderung nach § 4 Nr. 10 UWG nicht bereits bei der Hinterlegung eines geschützten Kennzeichens auf einer Schwarzen Liste (Allgemeinen Markenbeschwerdeverfahren) an. Der Rechtsinhaber habe nämlich ein berechtigtes Interesse, Markenverletzungen bereits im Vorfeld zu verhindern, um nicht mühsam jedem Einzelfall hinterher laufen zu müssen. Allerdings sei der Markeninhaber verpflichtet, seine Zustimmung in die Verwendung seines geschützten Kennzeichens als Keyword für eine Anzeige zu erteilen, wenn die Verwendung des Keywords für die konkrete Anzeige nicht in sein Ausschließlichkeitsrecht eingreift. Im BGH- Fall war dies tatsächlich so, weil es um den Ankauf von Waren der Marke Rolex ging, für die Markenrechte bereits erschöpft waren. Es kommen aber auch andere Erlaubnistatbestände in Betracht, insbesondere die §§ 21 – 25 MarkenG bzw. der korrespondierenden Vorschriften aus der GMV. weiter...

 

Unterlassungserklärung bei unklarer Rechtslage

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Unterlassungserklärungen sind tendenziell bedingungs- und befristungsfeindlich. Allerdings wird eine auflösende Bedingung für zulässig erachtet, wenn diese in einer Änderung der Rechtslage oder in deren verbindliche Erklärung besteht, durch die das zu unterlassende Wettbewerbsverhalten rechtmäßig bzw. seine Zulässigkeit verbindlich geklärt wird „Eine solche Bedingung stellt die Ernsthaftigkeit des Willens, wettbewerbswidriges Handeln zu unterlassen, nicht infrage, weil ein Recht zum erneuten Handeln nur für den Fall vorbehalten wird, dass seine Rechtmäßigkeit zweifelsfrei und allgemein verbindlich feststeht“ (BGH, Urt. v. 21.02.2008, I ZR 142/05, Tz. 14 - Buchführungsbüro).

Aus diesem Grunde wird sich der Unterlassungsschuldner auf der sicheren Seite gewähnt haben, als er gegenüber einem Gläubiger eine Unterlassungserklärung mit dem Zusatz„unter der auflösenden Bedingung einer auf Gesetz oder höchstrichterlicher Rechtsprechung beruhenden eindeutigen Klärung des zu unterlassenden Verhaltens als rechtmäßig“ abgab. Tatsächlich handelt es sich auch um eine Wendung, die in der Praxis gerne verwendet wird, wenn ein Unterlassungsschuldner sich nicht auf einen Streit einlassen möchte, aber nicht sicher ist, ob das vom Gläubiger beanstandete Verhalten tatsächlich wettbewerbswidrig ist.

Das OLG Hamburg hat sich diese Klausel jüngst etwas näher angesehen und die Auffassung vertreten, dass eine nterlassungserklärung, die unter ihren Vorbehalt gestellt wird, nicht ausreichend bestimmt und deshalb unzureichend ist (OLG Hamburg, Urt. v. 22.1.2015, 5 U 271/11). Es sei nämlich nicht immer zweifelsfrei zu bestimmen, ab welchem konkreten Zeitpunkt eine „eindeutige Klärung“ einer bestimmten Rechtsfrage in der Rechtsprechung angenommen werden könne. Auch die Frage, auf welchen Spruchkörper der „höchstrichterlichen Rechtsprechung“ es hierbei ankomme, könne z.B. dann zu Unklarheiten Anlass geben, wenn die unionsweite Rechtsprechung des EuGH und die nationale Rechtsprechung des BGH nicht vollständig deckungsgleich sind bzw. divergieren. Diese offenen Fragen müssten in der Unterlassungserklärung ausreichend bestimmt werden, damit die Unterlassungserklärung geeignet ist, die Wiederholungsgefahr entfallen zu lassen. 

Man wird sich auf diese Rechtsprechung einstellen müssen, wenn sie mir auch zu streng zu sein scheint. Höchstrichterlich meint immerhin das höchste Gericht, das für die Klärung einer Rechtsfrage zuständig ist. Das ist bei Regelungskomplexen, die vom europäischen Recht beeinflusst werden, der EuGH, sonst der BGH. Eine Rechtsprechungsdivergenz  zwischen dem EuGH und dem BGH darf es im Übrigen nicht geben, weil der BGH dem EuGH folgen und bei unklaren Rechtsfragen vorlegen muss. Und der Verweis auf die eindeutige Klärung der Rechtslage lässt Sachverhalte, in denen die Rechtslage noch zweifelhaft ist, nicht zu. weiter...